Важливим питанням, що потребує чіткого визначення у договорі, є правовий статус одержаного в процесі виконання договору результату, особливо коли таким результатом можуть стати об'єкти права інтелектуальної власності.
Слід мати на увазі, що коли об'єкт права інтелектуальної власності створює особа, яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, питання розв'язується відповідно до законодавства про інтелектуальну власність. Договори, які ми розглядаємо, породжують не трудові, а цивільно-правові відносини, тому загальні правила законодавства про інтелектуальну власність до них застосовуватися не можуть. Отже, питання про те, кому належить право на об'єкт інтелектуальної власності, створений у процесі виконання договору на науково-технічні роботи, залишається відкритим. Немає прямої відповіді на нього і в ЦК України (ст 896).
Проблема досить складна, оскільки має місце колізія між інтересами сторін. Виконавець має право претендувати на результати,
422
_Договори у сфері інтелектуальної АШЛЬИОСТ!
423
оскільки він є творцем цих результатів. У замовника також е підстави для визнання за ним права на ці самі результати, оскільки вони
створені на його кошти. Тому найкращий вихід із цієї ситуації -взаємний розподіл прав та обов'язків з використання і розпорядження зазначеними результатами.
Відповідно до цієї самої статті ЦК України замовник має право використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, передбачених договором. Виконавець також має право використовувати ці результати для себе. Зазначена стаття не розкриває, що означає «для себе». Більше того, у договорі може передбачатися право виконавця реалізувати ці результати третім особам. Проте в усіх цих випадках не йдеться про результати робіт — об'єкти права інтелектуальної власності.
Беручи до уваги наведене више, найкраще було б у договорі передбачити правовий режим результатів робіт, що можуть бути визнані об'єктами права інтелектуальної власності, виходячи зі збалансованих інтересів сторін договору.
Одним із важливих обов'язків сторін при використанні будь-яких результатів виконаних робіт є збереження їх конфіденційності. Так, відповідно до ст. 895 ЦК України сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору, ходу його виконання та змісту одержаних результатів. Обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, визначається у договорі. У цьому самому договорі можуть бути передбачені й інші умови конфіденційності щодо договору.
Відповідальність виконавця за порушення договору. Стаття 900 ЦК України встановлює відповідальність виконавця, оскільки замовник несе відповідальність за порушення договору за загальними правилами. Виконавець відповідає перед замовником за невиконання та неналежне виконання договору на науково-технічні роботи, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з Його вини.
З цієї норми випливає два важливих висновки. По-перше, виконавець несе відповідальність за порушення умов договору тільки за наявності в цьому його вини. Це означає виняток із загального правила про те, що особа, яка не виконала зобов'язання або виконала
розліл 11
його неналежним чином при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність і за відсутності своєї вини.
По-друге, відповідальність виконавця за обсягом обмежена, якщо інше не передбачено договором, оскільки він зобов'язаний відшкодувати замовникові лише реальну шкоду, а не втрачену вигоду. Реальна шкода визначається вартістю робіт, у яких виявлено недоліки (п. 2 ст. 900). Більше того, у договорі може бути передбачено, що реальна шкода підлягає відшкодуванню лише у межах загальної вартості робіт за договором.
Слід підкреслити, що наведені договори на виконання науково-технічних робіт є найбільш поширеним способом створення об'єктів промислової власності.
Договори на створення об'єктів промислової власності (ст. 1107 ЦК України). Чинне законодавство про промислову власність не передбачає таких спеціальних договорів. Вважається, що достатньо договорів на виконання науково-технічних робіт, які мають своєю метою створення таких об'єктів. Не було розроблено і будь-яких типових чи зразкових договорів на створення об'єктів промислової власності. Але такі договори у практиці існують і вони потребують свого правового опосередкування.
Договори на виконання науково-технічних робіт не можуть замінити чи поглинути договори на створення об'єктів промислової власності. Ці два договори істотно відрізняються один від одного передусім своїм предметом. Якщо у договорі на виконання науково-технічних робіт його предметом є будь-які результати, одержані у процесі виконання зазначених робіт, то у договорі на створення об'єктів промислової власності його предметом є не будь-який результат, а лише об'єкт промислової власності. Не буде такого об'єкта — договір не виконаний.
Чинне законодавство про промислову власність у цьому плані нечітке і неоднозначне. У ньому в основному йдеться про права роботодавця та про договори на використання зазначених об'єктів. Так, наприклад, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначає лише, що службовим визнається винахід чи корисна модель, створені за дорученням роботодавця, яке має бути оформлене у письмовій формі. Безперечно, доручення робо-424
_ Договори у сфері інтелектуальної діяльності
425
тодавця підлеглому працівникові ніяк не можна розглядати як
цивільно-правовий договір про створення винаходу чи Корисної моделі. Приблизно такі ж норми містять Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» та інші закони про промислову власність. Оригінальну позицію займає Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». У ст. 17 він містить припис, за яким право на одержання патенту має роботодавець, якщо сорт створено працівником — автором сорту при виконанні ним трудового договору, конкретного завдання, одержаного працівником від роботодавця. Між зазначеним пращвником та роботодавцем має бути укладений письмовий договір, шо передбачає передачу прав роботодавцю на одержання патенту. У цьому випадку автор сорту має право на винагороду, яка визначається умовами договору.
Якщо між автором сорту і роботодавцем не укладено письмового договору про передачу права на одержання патенту або роботодавець порушив суттєві умови договору, то право на одержання патенту залишається за автором.
Постає питання: що це за договір між роботодавцем і працівником? Оскільки йдеться про передачу працівником права на одержання патенту на сорт рослини за певну винагороду, то його можна розглядати як цивільно-правовий договір — договір купівл і-про-
дажу. Але його не можна розглядати як договір на створення сорту рослини, оскільки у ньому йдеться про передачу права на сорт уже вирощеної рослини. Із наведених норм можна зробити кілька цікавих висновків. По-перше, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» на відміну від інших законів України про інтелектуальну власність визнає право автора на сорт незалежно від умов його виведення — в порядку виконання трудового договору чи за власною ініціативою. Автор сорту передає (продає) роботодавцеві право на одержання патенту за певну винагороду. По-друге, у разі відсутності такого письмового договору право на одержання патенту належить авторові сорту. Отже, якщо авторові сорту належить право на одержання патенту, то йому належить і право на сорт, хоча й вирощений у порядку виконання трудового
розліл11
договору. Це принципово нова позиція цього Закону, яка істотно відрізняється від позиції інших законів України про інтелектуальну власність щодо правового статусу роботодавця.
По-третє, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» чітко підкреслює: якщо не будуть дотримані ті умови, за яких роботодавець має право на одержання патенту, то право на одержання патенту залишається за автором (підкреслено автором). Отже, Закон із самого початку наділяє автора правом на сорт рослини незалежно від умов Його виведення.
Отже, загальний висновок зводиться до того, що чинне законодавство України про інтелектуальну власність не передбачає спеціальних договорів на створення об'єктів промислової власності. Але, як уже наголошувалося, такі договори існують.
Сторонами у договорі на створення того чи іншого об'єкта промислової власності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи незалежно від форм власності. Як замовником, так і виконавцем може бути будь-яка особа, яка має бажання на одержання такого об'єкта чи має змогу такий об'єкт створити. Індивідуальний підприємець для належного здійснення своєї підприємницької діяльності може потребувати того чи іншого технічного засобу, пристрою тощо. Отже, він може виступати замовником на створення такого об'єкта на рівні винаходу чи корисної моделі. Замовник може також просити виконавця розробити форму промислового виробу чи торговельну марку.
Виконавцем договору на створення об'єкта промислової власності може також виступати будь-яка фізична чи юридична особа. Як правило, виконавцями таких договорів виступають спеціалізовані організації будь-якої форми власності, але виконавцями можуть виступати й окремі фізичні особи чи групи фізичних осіб. Безперечно, вони можуть виконувати договори на створення або окремих елементів, вузлів, складових тощо до більш масштабних об'єктів, або на створення маломасштабних об'єктів. До цього слід додати, що невеликі за своїм складом групи конструкторів, технологів більш оперативні, мобільні, за рахунок чого виконання обходиться значно дешевше, шо далеко не маловажно в умовах ринкової економіки.
426
Договори у сфері інтелектуальної діяльності
427
Предметом договору можуть бути ті ж самі результати, які одержують у процесі виконання науково-технічних робіт. Але результати, одержані у процесі виконання договору на створення об'єктів промислової власності, мають істотно відрізнятися від результатів, одержаних у процесі виконання науково-технічних робіт. Результати, одержані у процесі виконання договору на створення об'єктів промислової власності, мають бути саме такими результатами, тобто бути об'єктами промислової власності. Якщо такого результату не буде одержано, договір слід вважати невиконаним.
За ризик випадкової неможливості виконання договору на створення об'єкта промислової власності повинен відповідати замовник, який має оплатити виконану роботу, якщо не одержано очікуваного результату з причин, що не залежали від виконавця. Тобто відповідальність виконавця за невиконання або неналежне виконання договору настає тільки за наявності вини виконавця.
Права і обов'язки сторін за договором на створення об'єкта промислової власності визначаються таким самим чином, як і в договорі на виконання науково-технічних робіт. Виконавець зобов'язаний виконати обумовлену договором роботу в установлений строк і передати її замовникові. Безперечно, створений об'єкт промислової власності має відповідати визначеним у договорі параметрам, які у свою чергу мають бути чітко визначені в техніко-економічно-му завданні. Робота має бути виконана вчасно і до неї має бути додана вся необхідна документація. Якщо договором передбачено виготовлення зразків об'єкта промислової власності, то вони також мають бути передані замовнику. При цьому в договорі слід визначити правовий режим зазначеного об'єкта — хто буде власником — виконавець чи замовник. Обидві сторони мають права на створений об'єкт — один створив, інший фінансував.
Виконавець має право вимагати від замовника забезпечення його необхідною інформацією, матеріалами, устаткуванням, фінансуванням. При цьому постає важливе питання, що має дістати відповідне відображення у договорі на здійснення патентного пошуку. Останній вкрай необхідний при здійсненні такого роду робіт, адже жоден розробник будь-якої науково-технічної проблеми не приступить до роботи, поки не буде мати достовірної інформації про стан
РОЗДІЛ и
справ у даній сфері. Розробник має знати усі патенти, доступні на даний момент у цій галузі.
Патентний пошук, як уже зазначалося више, досить тривалий і дорогий процес, що вимагає затрати значних зусиль і енергії. Тому в договорі має бути чітко визначено, яким коштом мають бути виконані зазначені роботи.
Створений об'єкт промислової власності має бути забезпечений необхідною технічною документацією. Зрозуміло, що зазначену документацію має виготовити виконавець договору. Але у договорі має бути також визначений правовий режим цієї документації. Очевидно, він має бути таким самим, як і правовий режим самого створеного об'єкта.
Відповідно до вимог договору виконавець має право вимагати від замовника виконаної роботи прийняття об'єкта промислової власності. Прострочка прийняття замовником об'єкта промислової власності може мати негативні для замовника наслідки — ризик випадкової загибелі об'єкта, витрати на утримання і зберігання тощо.
Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки та порядок виплати також мають бути чітко визначені у договорі. Визначення розміру винагороди може супроводжуватися умовою про його збільшення чи зменшення за наявності певних чинників.
11.4. Договори на використання об'єктів промислової власності Ліцензійні договори
чНайбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори^ Слід мати на увазі, шо ліцензійні договори не єдина правова форма використання об'єктів інтелектуальної власності, але всі договори на використання мають відповідати певним принциповим умовам, визначеним чинним законодавством.
Першим принциповим положенням чинного законодавства України про інтелектуальну власність є припис, за яким використання об'єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з власником зазначеного об'єкта. Будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності чинним за
